外观设计专利侵权的判定

【案情简介】

原告于2017年3月6日向国家知识产权局申请名称为“绣花机用压脚导向条”的外观设计专利,并于2017年8月8日获得公告授权,专利号为20173006××××.2,并且已按规定缴纳年费,该专利处于长期有效的状态,原告系涉案专利的专利权人。涉案外观设计为:一长条形产品,主要由下部的基座和凸出于基座的凸部组成,相邻凸部之间有导向槽,凸部之间均匀分布;中部5个凸部近似圆角长方体形,表面各有一个较大的圆孔,两端的凸部均为半个;凸部之间的导向槽比凸部略窄,中间各有一个较小的圆孔;左右两面及背面为中空设计。

被告之一乙公司成立于2005年8月22日,注册资本为50万元,经营范围:生产销售电脑绣花机、缝制设备、五金机械配件、机械化农业及园艺机具;从事货物及技术的进出口业务;货物运输(凭有效许可证经营,具体经营项目以许可证核定为准)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。原告于2020年向宁波市中级人民法院提起诉讼,诉称乙公司生产被诉侵权产品(一大型绣花设备上针杆架上的一小配件)侵犯上述外观设计专利。

被告方向国家知识产权局提起专利无效程序。2020年8月28日,国家知识产权局作出第45922号无效宣告请求审理决定书,决定维持涉案专利有效。在专利无效程序中,设计要点被限定为:①凸部近似圆角长方体;②在每个凸部和每个凹槽中都开设有通孔;③在凸部中间有较大的圆孔,导向槽里有较小的圆孔,大圆孔和小圆孔交替设置。

【裁判理由】

本专利产品的一般消费者即该导向条的采购人员,而该导向条是在绣花机的压脚构件中使用的。从一般消费者的视觉角度来看:被诉侵权产品凸部相对于基座而言,从主视图看有呈现长城烽火台的视觉效果,系被诉侵权设计特有的创新设计,与涉案专利设计有较大区别,能被一般消费者观察注意到。

被诉侵权产品从其使用状态来看,其针杆架中的凸起形状必须与该导向条的凸部严密配合使用,该凸起设计和中空设计不仅仅系为美感而设计,而是功能性与装饰性兼备的设计。针杆架的凸起设计的形状会影响导向条的选购,或者说导向条的选购会影响针杆架的选购。因此,导向条的凸部形状会被一般消费者重点关注。本案中被诉侵权设计凸部的正方形和涉案外观设计凸部长方形的变化,会让一般消费者轻易作出区分。

涉案外观设计中较大圆孔在凸起中所占据的位置与被诉侵权设计不同。实际该产品在使用过程中,该较大圆孔系与针杆架中的通孔位置相对应。同第二点理由,该圆孔在凸部的位置也会让一般消费者重点关注。

以上第二点、第三点的区别系采购人员会着重注意的不同点,第一点区别是会容易观察到的创新设计。上述三个区别对一般消费者而言,可以对被诉侵权设计与涉案外观设计轻易作出区分;而小圆孔的设计属于不易观察到的细微区别。

综上所述,宁波市中级人民法院结合上述区别点,再从外观设计的整体视觉效果进行综合判断,确认被诉侵权设计未落入涉案外观设计的保护范围,乙公司制造该产品的行为不构成侵权。最终法院判决:驳回原告的诉讼请求。案件受理费13800元由原告负担。二审中,浙江省高级人民法院判决驳回上诉,维持原判。

要点分析

本案属于在外观专利侵权诉讼中衡量一般消费者对外观设计整体视觉效果判断,最终确定被诉侵权产品与涉案专利是否相同或者近似的案例。对于主要区别点判断是否为“细微差别”“使用时最容易被直接观察到的部分”“对整体视觉效果产生重要影响”。产品的类别涉及三方面问题的研究:涉案产品领域的设计空间大小评判、外观设计专利中的功能性设计特征和装饰性设计特征,以及设计要点的认定。

一、设计空间的认定

设计空间又称设计自由度,是指设计者在创作特定产品外观设计时的自由度。引入设计空间这一概念,是对外观设计侵权比对“整体观察、综合判断”原则的有益补充。若忽视设计空间,容易导致对局部特征的过度关注,进而错误认定整体视觉效果是否近似。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第14条规定,人民法院在认定一般消费者对于外观设计所具有的知识水平和认知能力时,应当考虑被诉侵权行为发生时授权外观设计所属相同或相近种类产品的设计空间。设计空间较大的,一般消费者通常不容易注意到较小区别;设计空间较小的,一般消费者更容易注意到较小区别。设计空间的认定可综合以下因素:

产品的功能、用途;

现有设计的整体状况;

惯常设计;

法律、行政法规的强制性规定;

国家、行业技术标准;

其他需考虑的因素。

二、外观设计专利中的装饰性设计特征和功能性设计特征

外观设计的核心保护对象是“富有美感”的装饰性设计。在侵权诉讼中需区分设计特征的装饰性和功能性:

纯功能性设计特征(仅为实现功能的唯一设计方式)通常对整体视觉效果无显著影响;

装饰性设计特征对整体视觉效果一般有影响;

功能性与装饰性兼具的设计特征需考虑其装饰性强弱,装饰性越强对视觉效果影响越大。

三、设计要点的认定

设计要点是指与现有设计相区别的形状、图案等特征。在专利无效及侵权诉讼中,设计要点需通过双方举证归纳。认定时应以最接近的现有设计为参照,归纳区别点作为设计要点。若将设计要点错误归纳为“与全部现有设计相区别的细微特征”,可能导致保护范围解读偏差。