本案历经一审二审和再审，最终判定不构成侵权。
【案情介绍】
上柴公司(现名为上海新动力汽车科技股份有限公司)系我国注册商标"东风"文字和图形组合商标的商标权人。其中，第100579号商标由上海柴油机厂于1981年注册，核定使用商品为第1类(国际分类第7类)柴油机，经过续展注册有效期至2023年2月28日(现经续展至2033年2月28日)。该商标最早由上海柴油机厂于1962年8月1日在我国注册为第1类柴油机(内、外销商品)，商标注册证号为第41765号。第624089号商标核定使用的商品为第7类柴油机、内燃机配件，该商标由上海柴油机厂注册，注册有效期限自1992年12月30日至2002年12月29日，经过续展注册有效期限至2022年12月29日(现经续展至2032年12月29日)。
2013年10月1日，常佳公司与印度尼西亚企业PT ADI PERKASA BUANA(以下简称印尼PT ADI公司)签订一份委托书，内容为：PT ADI PERKASA BUANA以"DONG FENG(东风)"商标及标志(证书号码：IDM000089328)持有人的身份委托常佳公司依据商标证书号码IDM000089328，以"DONG FENG(东风)"商标及标志生产柴油机及柴油机组件，出口至进出口商，但仅可以在印度尼西亚销售。该委托有效期至2017年1月19日。印尼PT ADI公司系在印度尼西亚注册成立的公司，并系印度尼西亚注册编号为IDM000089328商标证书登记的"DONG FENG(东风)"商标所有人。该商标注册登记类别为07类货品/服务，包括各种电动发电机、交流发电机、柴油发动机和柴油发电机等。该注册商标在印度尼西亚受保护期为10年，从2007年1月19日算起。上述委托书签订时，该商标在有效期内。2013年10月8日，常佳公司向常州海关申报出口柴油机配件(包括机体总成、油箱、水箱)，运抵国印度尼西亚，该批货物申报出口共计228000千克，总价为659700美元。上柴公司以常佳公司申报出口的该批柴油机配件涉嫌侵犯上柴公司的注册商标权为由向常州海关提出扣留申请，常州海关根据上柴公司的申请于同年10月23日将常佳公司申报出口的上述柴油机配件予以扣留。上柴公司以常佳公司侵害商标权为由向江苏省常州市中级人民法院提起诉讼。
【案例分析】
一审法院认为，上柴公司系我国柴油机商品上"东风"注册商标的商标权人，基于商标权的地域性，上柴公司在我国对涉案商标享有商标专用权。常佳公司主张其根据印度尼西亚商标权人的委托，依照委托人提供的印度尼西亚商标证书生产制造涉案柴油机配件且全部出口印度尼西亚，构成定牌加工，予以采信。在定牌加工过程中，全部用于境外销售、在我国境内不进入市场流通领域的附加商标行为，在我国境内不具有识别商品来源的功能，因而不构成商标法意义上的商标使用行为，故常佳公司的行为未落入上柴公司涉案商标权的保护范围，不构成侵权。
上柴公司不服，向江苏省高级人民法院提起上诉。江苏省高级人民法院二审认为，涉外定牌加工业务涉及全球化背景下的国际贸易分工与合作，对于其是否构成商标侵权的分析与判断，不仅要以我国《商标法》为依据，同时要充分考虑推动国际贸易发展的现实需求，因而对此类纠纷的解决，特别是法律适用及司法政策的确定，应当充分平衡国内商标权人、国内加工企业与境外商标权人或商标使用权人的利益。一般而言，如果国内加工企业不以销售为目的，接受境外委托人的委托，贴牌加工生产的产品全部出口而不在国内销售，以认定国内加工企业定牌加工行为不构成商标侵权为宜。但是，在作出上述不侵权认定时，仍要以国内加工企业对境外委托贴牌的商标本身已尽到合理的审查或注意义务为前提。
首先，国内加工企业对境外委托人在境外是否享有注册商标专用权或者取得合法授权许可应当进行必要的审查，其未尽到审查或合理注意义务的，应当认定国内加工企业存在过错，其定牌加工行为构成商标侵权，应承担相应的民事责任。其次，对于境外委托人委托贴牌的商标本身不具有正当性的，应当对国内加工企业施加更高的注意义务。2013年修正的《商标法》第7条第1款规定"申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则"，第13条还就驰名商标保护作了专门规定，上述规定与《保护工业产权巴黎公约》及《与贸易有关的知识产权协定》规定的精神完全一致。
基于此，如果境外企业或个人违反诚实信用原则，涉嫌在境外恶意抢注在我国具有一定影响的商标特别是驰名商标，并委托国内加工企业贴牌加工生产，应当认定境外委托人的行为不具有正当性，实质性损害了我国商标权人的合法权益，对此，国内加工企业作为同业经营者应当尽到更高的注意义务和合理的避让义务。如果国内加工企业明知或应知国内商标具有一定影响或为驰名商标，而境外委托人涉嫌恶意抢注却仍然接受委托，应认定国内加工企业存在过错，应承担相应的民事责任。同理，对于国内商标权人违反诚实信用原则，涉嫌恶意抢注境外商标，并且有证据表明国内加工企业已经对境外委托尽到必要审查或合理注意义务，所有贴牌加工产品均出口的，基于诚实信用原则，国内商标权人亦不能阻却国内加工企业从事涉外定牌加工业务。
综上所述，基于对国际公约、我国相关法律法规以及我国现阶段经济社会发展现实需求的考量，根据不同情形个案认定涉外定牌加工行为是否构成商标侵权，更加符合我国经济社会发展的实际，这既可以保护正当的涉外定牌加工国际贸易行为，又能够有效防止境内外恶意抢注他人具有一定影响商标特别是驰名商标的不诚信行为的发生。虽然常佳公司接受印尼PT ADI公司的订单生产加工的产品全部出口至印度尼西亚，可以认定其行为属于涉外定牌加工行为，但二审法院认为，常佳公司系明知上柴公司的涉案"东风"商标为驰名商标，仍然接受境外委托，在被控侵权产品柴油机及柴油机组件上使用与上柴公司"东风"商标相同的商标，未尽到合理注意与避让义务，实质性损害了上柴公司的利益，侵犯了上柴公司的注册商标专用权。
理由如下：第一，上柴公司的涉案"东风"商标历史悠久，经过其长期使用，已经被认定为驰名商标。第二，印尼PT ADI公司注册"东风"商标不具有正当性。上柴公司与印尼PT ADI公司就"东风"商标的权属在印度尼西亚法院进行过长期诉讼。尽管经过多次诉讼，上柴公司的诉请最终被驳回，但二审法院基于以上因素的考虑，仍然有理由相信印尼PT ADI公司的注册行为不具有正当性，其返回中国委托贴牌生产，并且贴附与上柴公司"东风"商标相同的商标，明显给上柴公司造成实质性损害。第三，常佳公司作为接受印尼PT ADI公司委托贴牌生产的国内加工商，应当知晓上柴公司涉案商标系驰名商标，也应当知晓上柴公司与印尼PT ADI公司就"东风"商标在印度尼西亚长期存在纠纷，并且其曾经承诺过不再侵权，但其仍受托印尼PT ADI公司贴牌生产，未尽到合理注意与避让义务，故上柴公司关于常佳公司构成商标侵权，要求其承担民事责任的主张，二审法院予以支持。
常佳公司不服，向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2016年6月30日作出(2016)最高法民申448号民事裁定，中止二审判决执行，提审本案。再审认为，商标使用是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。可见，商标的本质属性是其识别性或指示性，基本功能是用于区分商品或者服务的来源。一般来讲，不用于识别或区分来源的商标使用行为，不会对商品或服务的来源产生误导或引发混淆，以致影响商标发挥指示商品或服务来源的功能，不构成商标法意义上的侵权行为。
根据原审法院查明的事实，常佳公司与印尼PT ADI公司签订委托书接受该公司委托，依据印尼PT ADI公司合法拥有的商标权生产柴油机及柴油机组件，并将产品完全出口至印度尼西亚销售。在常佳公司加工生产或出口过程中，相关标识指向的均是作为委托人的印尼PT ADI公司，并未影响上柴公司涉案注册商标在国内市场上的正常识别区分功能，不会导致相关公众的混淆误认。考虑到定牌加工是一种常见的、合法的国际贸易形式，除非有相反证据显示常佳公司接受委托未尽合理注意义务，其受托加工行为对上柴公司的商标权造成了实质性的损害，一般情况下不应认定其上述行为侵害了上柴公司的商标权。
在经济发展全球化程度不断加深，国际贸易分工与经贸合作日益紧密的复杂形势下，人民法院审理商标侵权纠纷案件应当结合国际经贸形势发展的客观现实，对特定时期特定市场的交易形式进行具体分析，准确判断相关行为对于商标权人合法权益的实际影响，才能更为准确适用法律。既要严格依法保护商标权人合法权益，又要防止不适当扩大保护而对正常贸易和竞争秩序造成妨碍。
就本案而言，常佳公司作为定牌加工合同中的受托人，在接受印尼PT ADI公司的委托加工业务时，已经审查了相关权利证书资料，充分关注了委托方的商标权利状态。在印度尼西亚相关司法机构判决相关商标归属上柴公司期间，还就该时期的定牌加工行为与上柴公司沟通并签订协议，支付了适当数额的补偿费用。由此可见，常佳公司接受委托从事定牌加工业务，对于相关商标权利状况已经适当履行了审慎适当的注意义务。二审法院认定常佳公司未尽注意合理避让义务，与事实不符。
常佳公司从事本案所涉贴牌加工业务之时，上柴公司与印尼PT ADI公司之间的商标争议已经印度尼西亚最高法院生效判决处理，印尼PT ADI公司作为商标权人的资格已经司法程序确认。上柴公司自行使用相同商标生产相关或同类相关产品，实际已经无法合法出口至印度尼西亚销售。况且，根据再审查明及上柴公司提交的证据，自2004年至2007年，上柴公司亦受印度尼西亚被许可方的委托出口"东风及图"商标的相关产品。在此情况下，常佳公司根据印尼PT ADI公司授权委托从事涉案定牌加工业务，对于上柴公司在印度尼西亚境内基于涉案商标争取竞争机会和市场利益，并不造成实质影响。
虽然商标具有识别商品或服务来源的基本功能，但归根结底，相关公众需求的并非商品标识本身，而是其指示或承载的商品及其良好品质。即便综合国际贸易现实需要进行综合衡量，也没有足够理由认定常佳公司从事涉案定牌加工行为已对上柴公司造成实质损害，并进而有必要作为商标法意义上的侵权行为予以认定。综上所述，二审判决认定常佳公司侵犯上柴公司注册商标权的事实依据不足，适用法律偏颇，依法应予纠正。