“方太”驰名商标侵权的法律问题分析

【案情介绍】

根据宁波市中级人民法院(2019)浙02民初971号民事判决书记载:原告宁波方太厨具有限公司(以下简称方太公司)创建于1995年5月22日,原名为“宁波飞翔厨房设备有限公司”,1998年1月更名为“宁波方太厨具有限公司”。方太公司成立至今先后获得多项国家、省市级行政部门、行业协会、权威机构评选的各种荣誉,自2004年至2014年持续被评为“浙江省知名商号”。经过20余年的发展,方太公司的“方太”企业商号具备很高的知名度。

原告取得如下注册商标专用权:1997年3月28日注册取得第970814号注册商标,核定服务项目为第11类厨房炉灶等,有效期至2027年3月27日。2002年12月7日注册取得第1918833号注册商标,核定服务项目为第11类冰箱等,有效期至2022年12月6日(现已续展至2032年12月6日)。2009年5月7日注册取得第5298880号注册商标,核定服务项目为第11类热水器等,有效期至2029年5月6日。

被告永康市康顺工贸有限公司(以下简称康顺公司)取得注册商标专用权:2015年7月7日从案外人永康市方岩康顺刀具厂受让取得第1555572号注册商标,该商标于2001年4月14日核准注册,核定使用商品为第8类切菜刀等。

2019年6月6日,原告在被告慈溪市周巷彩芬日用百货店购买涉案菜刀3把,刀具外包装上标注被告所有的第1555572号注册商标(见图4),并在外包装显著位置标示“方太切片刀”“方太湾刀”“买刀不用猜一致选方太”等字样,菜刀上亦标有较为显著的“方太”字样,且外包装背面印有被告名称及网址等信息。

2019年6月13日,方太公司委托代理人韩飞向浙江省宁波市天一公证处申请保全证据公证,对天猫网站“方太家居旗舰店”内展示的商品情况及店铺情况进行截图保全,并点击该网店中“不锈钢刀架厨房用品家用刀座刀具收纳架多功能架子插菜刀置物架放¥68.00”链接(显示累计评价15289条),选择数量2件进行公证购买,收货过程亦进行了公证保全。同年7月4日,方太公司委托代理人韩飞再次向浙江省宁波市天一公证处申请保全证据公证,进入天猫网站“方太家居旗舰店”,点击该网店中“方太刀具套装厨房全套家用菜刀菜板切菜刀德国不锈钢刀架厨具组合¥118.00”链接(显示累计评价7134条),选择数量2件进行公证购买,收货过程亦进行了公证保全。

基于上述事实,原告指控被告侵犯其注册商标专用权,并主张被告使用“方太”企业字号的行为构成不正当竞争。因“方太”标识具有较高知名度,被诉侵权商品为刀具,涉案商标核定使用在油烟机、燃气灶等商品上,两者不属于类似商品,且康顺公司在第8类上拥有第1555572号注册商标,故原告认为需在认定涉案商标系驰名商标的基础上进行跨类保护。原告请求法院判令被告立即停止在生产的刀具等商品及其他商业活动中使用“方太”注册商标专用权,停止不正当竞争行为,并赔偿原告经济损失及合理维权费用500万元。

针对原告的指控,被告抗辩称被诉侵权标识不属于对涉案商标的复制、摹仿或翻译,而是对康顺公司享有注册商标专用权的第1555572号商标的合理使用;被诉侵权商品系刀具,与涉案商标核定注册的油烟机、燃气灶类商品价格差异较大,销售领域不同,不会引起消费者混淆;康顺公司前身为永康市方岩康顺刀具厂,将品牌名称定为“方太”有独特内涵,且经过长期使用已具较高知名度,故无攀附方太公司商誉的主观恶意。被告主张,在被诉侵权商品与涉案商标核定使用商品不相类似的情况下,其规范使用自有商标的行为未侵害涉案商标权,亦不构成不正当竞争。

【案例分析】

一、一审浙江省宁波市中级人民法院裁判理由

(一) 针对原告在诉状中提出驰名商标认定问题

原告诉请要求被告不得在第8类刀具等商品上单独使用与方太公司涉案注册商标相同或近似的标识,并不得将“方太”作为其刀具商品的名称、天猫店铺名称进行使用,故提出驰名商标认定请求。一审法院认为,驰名商标认定是案件事实,需个案认定和按需认定,而本案被告系第1555572号注册商标的合法持有人。本案驰名商标的认定将禁止或限制被告对该注册商标的使用,故对此诉求,原告可通过商标行政程序解决,不在本案审理范围。对原告起诉的其他被诉侵犯商标权和不正当竞争行为,并不以涉案商标驰名为事实依据。因此,依照《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第3条第1款第1项规定,一审法院对案涉商标是否驰名不予审查。

(二) 针对被诉侵权行为是否侵犯原告商标权及是否构成不正当竞争问题

一审法院认为,原告享有涉案三枚注册商标专用权并受法律保护。根据已查明事实,“方太”既是原告企业字号又是其商标的显著部分,原告对“方太”品牌进行了长期、广泛且高质量的宣传,在吸油烟机、厨房炉灶等领域享有较高知名度和品牌效应,为相关公众所知悉。依据法律规定,经营者在生产经营活动中应遵循自愿、平等、公平、诚信原则,遵守法律和商业道德,不得假借他人商誉谋取不正当利益。本案被告作为第1555572号商标的合法权利人,应在法律范围内合理使用注册商标,但其未经方太公司许可,在制造、许诺销售、销售的刀具等商品及外包装上突出使用或单独使用“方太”字样,并将其作为商品名称使用,同时在天猫网店使用“方太家居旗舰店”名称及在网络链接中单独使用“方太”文字等行为,客观上攀附了方太公司“方太”品牌的商誉,引人误认为与方太公司商品或存在特定联系,损害了方太公司及消费者合法权益,应认定构成不正当竞争。

关于赔偿金额,因方太公司未能证明实际损失及康顺公司违法所得,一审法院根据康顺公司实施不正当竞争行为的具体表现、持续时间、主观过错、不当获利、主动更正网店不规范标识等情节,并综合考虑“方太”品牌知名度、影响力及合理开支等因素,酌情确定赔偿数额为40万元

二、二审浙江省高级人民法院裁判理由

二审争议焦点为:(1) 本案有无必要对涉案三枚商标是否驰名作出认定;(2) 如有必要,涉案商标在被诉侵权行为发生时是否处于驰名状态;(3) 方太公司主张的商标侵权行为是否成立;(4) 方太公司主张的不正当竞争行为是否成立;(5) 若侵权成立,康顺公司、彩芬百货店的民事责任应如何承担。

(一) 争议焦点一:驰名商标认定必要性

法院认为,驰名商标特殊保护制度的宗旨系保护商标权利人通过长期使用和宣传凝结在商标上的巨大商誉,故需对商标驰名作出必要性审查:

第11类油烟机、燃气灶等属于厨房电器,第8类刀剪属于厨房用具,两者功能、用途、生产部门、销售渠道等存在差异,不属相同或类似商品;

需审查原告商标在被诉侵权行为发生时是否驰名,以划清两注册商标的权利界限,规范商标使用行为。若原告商标达到驰名程度,则被告是否侵害其余两商标权无需评述。

(二) 争议焦点二:涉案商标是否驰名

根据原告提交的商标知名度证据,结合驰名商标认定因素,在案证据可证明第970814号注册商标(见图1)经长期使用和宣传,已成为我国相关公众广为知晓的驰名商标,在本案中属第11类商品上的驰名商标。

(三) 争议焦点三:商标侵权行为是否成立

康顺公司在生产、销售的商品上单独或突出使用“方太”文字的行为,侵害了方太公司注册商标专用权,应承担法律责任。

(四) 争议焦点四:不正当竞争行为是否成立

被告生产厨房刀具与原告据以知名的油烟机、燃气灶等商品关联性较大。“方太”虽非臆造词,但经原告长期使用和宣传,具有较高显著性和知名度。被告理应知晓原告在先具有影响力的企业名称并合理避让。被告虽拥有含“方太”文字的商标,但未规范使用,主观上有攀附故意,客观上易使消费者误认关联关系,构成不正当竞争。

(五) 争议焦点五:民事责任承担

在确定赔偿数额时,法院重点考量以下因素:

涉案商标在被诉侵权行为发生时已驰名;

康顺公司明知涉案商标及字号知名度仍大规模使用,存在主观恶意;

康顺公司“方太家居旗舰店”销售总额达1400万余元,线下有实体店,获利较大;

康顺公司在第8类刀具上拥有注册商标,侵权行为系未规范使用商标所致;

方太公司为本案支付合理开支。综合上述因素,法院确定康顺公司赔偿数额为100万元(含合理开支)。