论可预见规则在专利等同侵权认定中的应用

等同原则的适用通常考虑专利权人在撰写权利要求时不能预见到侵权者以后可能采取的所有侵权方式等情况,对权利要求的文字所表达的保护范围作出适度扩展,将仅仅针对专利技术方案作出非实质性变动的情况认定为构成侵权,以保护专利权人的合法权益。


可预见规则是在司法实践中发展起来的限制等同适用范围的裁判规则,在我国的法律和司法解释中均未规定。因此,无法从法律上给可预见规则下一个确定的定义。在司法实践中,一般是指专利权人对于申请时能够预见的等同替换技术方式而没有写入权利要求记载的保护范围的,在日后侵权行为的等同认定时,不得再将该专利申请时能够预见的替换技术方式纳入等同侵权的保护范围。显然,可预见规则是对等同侵权适用范围的限制,对专利权人的专利撰写质量提出了很高的要求。


在孙某义与被申请人任丘市博成水暖器材有限公司、张某辉、乔某达侵害实用新型专利权纠纷案中,专利权利要求写明"其特征在于进水套高于壳体底部,进水套上表面呈锥面,浮球落在进水套上,不与壳体接触",而被诉侵权产品"一体式盖母进水套上表面为平面"。双方的争议在于两者是否构成等同。最高人民法院认为,本案中判断被诉侵权产品"一体式盖母上表面呈平面"与涉案专利"进水套上表面呈锥面"的技术特征是否为等同技术特征需考虑以下因素:首先,应考虑等同原则与专利权保护范围之间的关系,以及专利法律制度规定等同原则的必要性。一方面,在专利侵权判定中,等同原则是对专利权利要求字面保护范围的扩张,是对专利权字面侵权的适当补充,等同原则的适用为专利权人提供了切实有效的法律保护,鼓励了技术创新;另一方面,专利制度本身又要确保专利权的保护范围具有足够的法律确定性和可预见性,不因滥用等同原则致使专利权保护范围缺乏确定性而损害社会公众的利益。因此,等同原则既是专利权保护中一项不可或缺的重要原则和制度,又必须对等同原则的适用施加必要限制,兼顾专利权人和社会公众的利益,既要保护专利权人在现有技术基础上作出的技术贡献,又要促进科学技术的进步。其次,等同原则的适用须考虑专利申请与专利侵权时技术的发展水平,防止对专利技术方案中某些技术特征以专利申请日后新出现的技术进行简单替换而规避侵权的情况,合理界定专利权的保护范围。本案中,涉案ZL20032011××××.2"防粘连自动排气阀"实用新型专利权利要求和说明书均记载:进水套的上表面呈锥面。这表明,孙某义在申请涉案专利时将其要求保护的技术方案限定为进水套的上表面呈锥面,不是平面,而锥面或平面均是涉案专利申请时,该领域普通技术人员普遍知晓的技术方案。因此,专利权人将权利要求中该技术特征限定为锥面,是将平面排除在涉案专利权的保护范围之外。鉴于此,在侵权判定时,不能将技术特征"锥面"扩张到"平面"予以保护,否则将有损社会公众对专利权保护范围确定性和可预见性的信赖,从而损害社会公众的利益,动摇专利制度的基石。故本案中,被诉侵权产品的技术特征与涉案专利权利要求记载的技术特征相比,并未构成等同的技术特征,被诉侵权产品未落入涉案专利权保护范围。锥面或平面均是涉案专利申请时,该领域普通技术人员普遍知晓的技术方案,在专利申请时将权利要求中该技术特征限定为锥面是将平面排除在涉案专利权的保护范围之外,故在等同侵权判定时不能将"锥面"扩大到"平面"予以保护,实质是明确排除的技术方案不能再予以保护的"禁反言"原则的运用。


在常州格瑞德园林机械有限公司、宁波昂霖智能装备有限公司与被申请人徐州中森智能装备有限公司侵害发明专利权纠纷案中,其认为:专利权保护范围的确定,既要严格保护专利权人的利益,又要维护权利要求书的公示作用和社会公众对专利文件的信赖,平衡专利权人与社会公众之间的利益。如果专利权人在撰写专利申请文件时已明确地知晓相关技术方案,但并未将其纳入权利要求保护范围之内,则在侵权诉讼中不得再适用等同理论将该技术方案纳入保护范围。确定专利权人在专利申请时是否明确知晓并保护特定技术方案,可结合说明书及附图内容予以认定,并应将说明书及附图作为整体看待,判断的标准是本领域普通技术人员阅读权利要求书与说明书及附图之后的理解。该案专利说明书记载"为了解决传统剪刀工作强度高,工作效率差的问题,现市面上推出了一些电动剪刀和燃油剪刀。电动剪刀和燃油剪刀虽然为自动剪刀,但在修剪圆形绿篱时,工作效率低,操作难度大的问题仍然悬而未决"。"为解决现有电动剪刀和燃油剪刀工作强度高、效率差、难度大等问题,有必要提供一种可用作平剪也可用作圆形剪的电动绿篱机。"通过前述记载可知,专利权人在撰写涉案专利权利要求书和说明书时,即已明确知晓现有技术中存在电机驱动和燃油发动机驱动两种方式,并且"环保无污染"是本专利相较于现有技术新增的一个技术效果,但专利权人在涉案专利权利要求中仅强调电机驱动,即明确表示涉案专利的驱动方式仅限于电机驱动,而非燃油发动机驱动。从说明书的相关内容可以看出,专利申请人在撰写涉案专利权利要求时,基于对环保效果的追求,专利申请人并不寻求保护以燃油发动机作为动力源的绿篱机技术方案。换言之,本领域普通技术人员基于对权利要求所限定的"电动绿篱机"、说明书背景技术部分对存在电机驱动和燃油发动机驱动两种方式的介绍以及发明目的部分关于"环保无污染"效果的强调等,完全可以理解为专利申请人明确不寻求保护以燃油发动机作为动力源的绿篱机技术方案。在此种情况下,若在判断被诉侵权产品是否落入涉案专利权保护范围时,将燃油发动机驱动与电机驱动认定构成技术特征等同,则不利于专利权利要求公示作用的发挥和社会公众信赖利益的保护。


最高人民法院也有不支持可预见规则的案例。最高人民法院对审理的再审申请人深圳厨之道环保高科技有限公司与被申请人重庆市创新油烟净化设备有限公司(以下简称创新公司)侵犯发明专利权纠纷案中的被诉侵权产品的技术特征和涉案专利的全部必要技术特征进行比对,两者不同之处在于:涉案专利的技术特征辐条的横截面为圆形,而被控侵权产品辐条的横截面为正六边形,其他技术特征相同。创新公司主张权利要求限定了辐条为圆形,明确排除了对其他形状辐条的保护。对此,最高人民法院认为,尽管涉案权利要求限定辐条为圆形辐条,但本领域普通技术人员可以预期其他类圆辐条在高速旋转拦截时也能产生与涉案专利类似的效果。涉案专利的说明书已经载明,该发明与圆形板状净化器相比,由于该发明辐条是圆形的,其正面和侧面均为曲面,不存在圆形板状净化器的阻风等问题,故其净化率高,由此可见,涉案专利采用圆形辐条是为了解决板状辐条的风阻问题,本领域普通技术人员可以预期其他类圆辐条相对于板状辐条也能解决相同的技术问题。因此,不宜将其他类圆辐条排除在涉案专利的保护范围之外。对于创新公司的主张,最高人民法院不予支持。此外,鉴定意见已表明,一般情况下普通技术人员会认为六边形辐条和圆形辐条的油烟净化效果没有差异,因此,当本领域普通技术人员在看到涉案专利的圆形辐条时很容易想到与之接近的六边形辐条,并且认为二者在油烟净化效果上没有差异。从圆形辐条到六边形辐条,应是本领域普通技术人员无须经过创造性劳动就能够联想到的特征。因此,一、二审法院认定圆形辐条和正六边形辐条不等同错误,最高人民法院对此予以纠正。由于双方对被诉侵权产品与涉案专利独立权利要求的其他特征相同均不持异议,在此基础上,最高人民法院认为,一审证据保全的被诉侵权产品落入涉案专利的保护范围。